La Sala expone que la acción reivindicatoria en las marcas sólo tiene efectos a partir de la estimación de su titularidad (ex nunc), bien sea por anterior registro o por registro tras reconocimiento en sentencia firme. Sólo existirá derecho de ejercitar acciones de violación de la marca a partir de ese momento. [TOL9.353.873]
La empresa continuó utilizando la marca gráfica registrada pese a su caducidad, posteriormente un tercero la registró y concedió una licencia de uso a una empresa de la competencia. En pleito anterior se estimó la acción reivindicatoria interpuesta. La firmeza de la sentencia confirmó la titularidad de la empresa originaria y la extinción de los contratos otorgados por el tercero. Posteriormente, presenta otra demanda por infracción de los derechos de la marca contra la misma empresa, exige la cesación e indemnización por daños y perjuicios a través de la acción reivindicatoria indicada para las marcas.
En primera y segunda instancia se desestima con motivo de la falta de efectos retroactivos de la sentencia mediante la que adquirió la titularidad, ya que, desde la misma, la empresa no continuó con actos relativos a la marca gráfica. En anterior instancia se indicó lo siguiente: «no cabe más que concluir que los actos anteriores estaban amparados por el contrato de licencia vigente y por ello no podían constituir los usos de la marca comportamientos infractores».
La empresa demandante alega como motivos de casación la infracción del art. 2.2 de la Ley de Marcas en relación a la acción reivindicatoria, ya que entiende que los efectos de la misma son retroactivos (ex tunc) y sal requisito de la buena fe para la inscripción de la licencia.
Fallo del tribunal
El tribunal estima que la acción reivindicatoria mencionada no corresponde de forma exacta con la prevista para la propiedad del art. 348 CC. El hecho de declarar la titularidad en la sentencia no genera una titularidad dominical, sino un «mejor derecho» sobre el tercero que registró la marca en fraude o mala fe. Por este motivo, los efectos de la titularidad sólo se producen a través de la inscripción de la sentencia estimatoria, genera el carácter constitutivo. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto para marcas notoriamente conocidas en España, no aplicable en el caso concreto.
Respecto al requisito de buena fe mencionado, no se incluyen efectos retroactivos de la acción reivindicatoria, del mismo modo que en el primer motivo de casación. La cancelación de la licencia es automática desde el momento de inscripción de la titularidad a través de la sentencia estimatoria. Pero el tribunal sí señala la posibilidad de ejercitarse acciones contractuales o extracontractuales por los daños sufridos a a través de la inscripción fraudulenta.
